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一、美國可註冊商標之類型

在美國得以作為商標構成之範圍非常廣泛，舉凡文字、名稱、符號、圖形或其他組合均可構成商標，用來區分其商品與他人商品的來源。

二、美國不可註冊商標之情況 (商標法第2條)

1、

含有不道德的、欺騙的或毀謗性的文字或圖形；含有詆毀、輕蔑現仍在世或已故的個人或詆毀、輕蔑制度、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽的文字或圖形。

2、

含有美國或其任一州、自治區或其它國家的國旗、徽章或標誌或與之相仿的旗、徽章或標誌。

3、

未經他人的書面同意，使用他人名字、肖像或簽字作為商標；或在總統夫人在世時，未經其書面同意，使用美國已故總統的名字、簽字或肖像作為商標。

4、

與在美國專利商標局已註冊的商標或他人在美國在先使用而未放棄的商標、商號近似的，並且使用在申請人的商品上很可能會造成混淆、欺騙或誤解的商標。

5、

其商標組成有以下情形者：

a.	使用於申請人之商品之商標係商品之說明或為欺瞞性之商品不實說明。
b.	使用於申請人之商品主要係做為地理上之說明者 (可註冊之原產地不在此限)。
c.	使用於申請人之商品主要為欺瞞性的地理說明。
d.	單純的姓氏。

另外，原則上美國不允許將功能性註冊為商標，但功用性之外型或特點可以透過專利註冊而獲得有限時間內的保護，因為倘若透過商標取得保護，註冊成功後將得「永遠」享有獨家保護，故商標不接受功用性外型及特性之註冊申請，即使這些功用性外型及特性已構成可辨認知名度(第二意義，second meaning)也有可能被廢止其註冊。(參Louboutin一案)
所謂「功能性」係指該項物品之基本功用、用途或該特點會影響該物體成本或品質；另一種「功能性」的定義是”會造成競爭者「非名譽」有關的顯著劣勢”。

三、美國商標顯著性原則

美國商標依據顯著性原則，將商標分為以下四類別，顯著性由強至弱：

1、	想像性商標 (最強)。
2、	任意性商標。
3、	暗示性商標。
4、	描述性商標 (最弱)。

描述性商標需透過長期使用產生「第二涵義」建立起消費者與產品來源之直接聯想，才能取得較強的顯著性進而取得商標註冊，不過不得排除他人「善意」使用相同單辭或詞組描述其商品或服務。

四、美國申請註冊所必備之文件

1、

申請人資格：

a.	在美國商業中已使用商標之人得申請商標註冊。
b.	根據1988年商標修改法令，真誠地打算在美國商業中使用商標之人亦得申請商標註冊。
c.	巴黎公約成員國國民的商標如在其本國已註冊，雖尚未在相同於美國之商務活動中使用，但業已在他國使用或打算按1988年修改法令使用該商標之人亦得申請商標註冊。
d.	外國申請人需指定美國的代理人或律師代理商標事宜。

2、

美國商標申請基礎（Filing Basis）：下列5種，註冊申請人須符合至少1種，方得提出申請。

a.	商標已在美國使用之基礎者 (Use of a mark in commerce) §1(a) 定義：在美國提出申請前，商標已在美國商業使用。說明：申請時需一併提交使用宣誓證明 (Statement of Use，SOU)，並呈上下列文件，於官方審查完畢後即可獲證。 i. 商標最早在世界任何地方使用的日期。 ii. 商標最早在美國使用的日期。 iii. 一件能顯示商標在美國如何使用的樣本(specimen)(例如:一件具商標圖樣的產品，樣本可為實物或以照片形式提供)。使用宣誓(Statement of Use，SOU) 及使用證明(Specimen)： *官方接受的使用證明包括以下所例式，每一類別皆須提出至少一樣之使用證明： (1) 商品類別：係指附有本商標的商品(或商品包裝箱)之照片，亦可是商品的包裝袋或包裝盒，或是標籤、貼紙。 (2) 服務類別：報紙及雜誌廣告、小冊子廣告看板、傳單、郵寄傳單、菜單(餐廳服務類)等等。需顯示該商標的確使用於指定服務之銷售行為或廣告上。
b.	意向使用為基礎者 (Bona fide intention to use a mark in commerce) §1(b)M 定義：申請時，商標尚未在美國開始商業使用，但日後意圖在美國使用者。說明：申請時無須提供使用證明(SOU)，待官方發出核准通知(Notice of Allowance)後6個月內，需提交使用宣誓證明(SOU)，於官方核准使用宣誓證明後，方可領證。
c.	他國之註冊案為基礎者 (Registration of a mark in the applicant’s country of origin) §44(e) 定義：美國申請商標已在他國註冊，而將來打算在美國使用本(同一)商標在同一項目上者。說明：申請時需一併提交他國之註冊證明文件，於核准後即可獲證。
d.	主張國外優先權為基礎者 (a claim of priority, based on an earlier-filed foreign application) §44(d) 定義：在美國主張他國之先申請案(主張優先權期限為6個月)。說明：於核准後，需補呈主張優先權之註冊證明文件，方可領證。
e.	國際註冊案之延伸保護者 (extension of protection of an international registration to the United States, §66(a) and Madrid Protocol) 定義：根據馬德里公約所註冊商標之在美國之延伸註冊。

3、

申請人姓名、住址及國籍。

4、

電子版商標圖樣：長寬為5x5~10x10公分；彩色者應另檢附黑白圖樣（若商標圖樣非英文需附英譯版本）。

5、

樣本(Specimens)：以「商標已在美國使用之基礎」提出申請者須提供之，例如若使用於商品上可提供商品或包裝上的標籤，與商品相關之展示或使用相片。

6、

商品服務名稱和類別。

7、

商品服務個數：不拘。

8、

委任狀。

9、

公證及認證：不需要。

10、

優先權：

a.	美國商標註冊申請人自其商標在外國第一次提出商標註冊申請之日起六個月內，又在美國就相同商品以同一商標提出商標註冊申請的，依照該外國同美國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。
b.	申請優先權者，應當在提出商標註冊申請的時候提出書面聲明，並且在三個月內提交優先權證明文件。
c.	非英文者須提交英譯版本。

五、美國商標的申請及註冊

1、

申請流程

(1)

形式審查：申請遞交後對提交的申請文件、商標圖樣、委託書等文件進行合法性審查，符合規定者將發給申請日及申請案號。

(2)

實質審查：依據法律審查商標是否具備可註冊性、是否有與前案商標相同或近似或者是否違背商標法之禁用條款。

(3)

核駁：對於不通過實質審查的商標申請，審查委員將以書面通知申請人，並附具駁回理由。申請人於收到駁回通知之日起法定期限內需提出答辯，否則該申請案將被視為放棄，申請日及申請案號均不保留。

(4)

公告與異議：若審查委員認為該商標申請案通過了一切審查，便會在美國官方(USPTO)商標公告上刊登公告(Official Gazette)。自公告之日起30日內為異議期，任何第三人均得提出異議申請或請求異議延期。根據異議人的請求，專利商標局會授予每一次30天的異議延期。如果在延期期滿前異議人再次要求延期且有適當的理由，專利商標局可予再次延期。異議書的提交開始了在商標審判上訴委員會的異議程序。商標審判上訴委員會將異議書的副本寄送給商標註冊申請人的代理人。申請人必須在異議書寄出之日起30天內提交答辯，由處理商標糾紛的審查官決定被異議商標的註冊。如果審查官裁定異議不成立，將最終核准申請的商標註冊。如果異議人或被異議人對異議不服，可向商標審判上訴委員會提出複審或向美國聯邦巡迴上訴法院上訴。
通知核准後提交使用聲明書(Statement of Use)及使用證明(Specimen)：

若以「意向使用為基礎者(§1b)」而提出商標註冊申請者，於官方發出核准通知(Notice of Allowance)後6個月內需提交在商業中真實使用商標明予官方，或申請預留商標，期限得延期最多五次，每次延期6個月，總計可延長30個月 (加上原先6個月期限共計36個月)。為提交宣示文件，申請人須提供：

(1) 首次在世界各地(任何地方)商業使用之日期。
(2) 首次在美國商業使用日期。

宣誓書之簽署乃須針對”所有”指定且核准之商品”已經開始實際商業使用”之宣誓，儘管美國專利商標局不會針對宣誓書做查核，不過一旦嗣後權利發生爭執，恐危及商標權效力。未提交使用聲明書(SOU)者，其申請案視為放棄。

「使用證明」即商標實際使用在產品或服務上之實例，即消費者在市場上所見之商標與產品或服務相連結所呈現之態樣，如將商標使用在商品之標籤吊牌上、或使用於服務類的網頁上。
商品類

商品類之商標一般會標示在「產品本身」、「產品標籤吊牌」、「產品之外包裝」等，故合適之使用證明即「標籤、吊牌本身」或是「標示有商標之產品/外包裝(盒、箱、罐)之照片」。所提交之證明不一定需要為標籤本身或是整個附有商標的實際產品，但必須為商標實際使用之樣本(Sample)。
若欲提交「網頁」作為使用證明，則1)商標放置在產品(或是產品描述)附近及 2)消費者必須可以透過網頁訂購該產品。若網頁僅為宣傳產品之目的，便無法作為合適之使用證明。

注意：

Ⓞ不合適之證明：帳單、公告、訂購單、傳單、產品手冊、信紙及名片等，一般皆非商品類商標之合適證明。

Ⓞ產品目錄成為使用證明的要件嚴苛，建議不要以產品目錄作為使用證明提交。產品目錄必須使商品直接顯示有提供銷售(銷售資訊、如何下訂單…等)，能夠吸引消費者購買，在商標標示上必須明顯地與商品貨物有所關聯。另外，需提供「銷售點資訊管理系統的簡報(Point-of-sale，POS)」作為輔助資料，POS的重點在於提供銷售展示或展銷會的資料。單純的廣告及宣傳材料作為銷售展示的聲明是不足以去改變廣告及宣傳材料成為能夠顯示商標與商品有關的使用。

服務類

合適之服務類使用證明為顯示「商標使用在提供服務或宣傳所提供之服務」。一般而言，「介紹服務內之手冊」、「介紹服務之廣告」、「網頁資料」、「名片」、「信紙」等皆可作為服務類商標之使用證明，例如報紙及雜誌廣告、小冊子廣告看板、傳單、郵寄傳單、菜單(餐廳服務類)等等，而所提供之證明必須顯示/包含所指定之服務之銷售行為或廣告上，不能僅顯示商標本身。
印刷業者所提供之廣告印刷證明、新聞媒體上的宣傳或是文章發表等並不被官方接受。因為該使用的呈現並無法顯示申請人有確實使用該商標於指定服務於銷售行為或廣告上。
其他商業之文件，如印有商標之信紙或帳單，並顯示有該服務之文件亦可作為證明。

注意：

Ⓞ不合適之證明：為刊登廣告用之相關印刷資料或是新聞雜誌內文提及商標等。

(5)

核准註冊：官方收到真實使用聲明後，再次進行審查。如經審查決定接受該聲明，將頒發註冊證書。

2、

審查期間：約12.5個月。

3、

商標註冊之法律效果與期限。

權利期間：商標自註冊之日起，由權利人取得商標權，商標權期間為10年。

延展：商標權人若有繼續使用註冊商標之需要時，得於10年期間屆滿前1年申請延展商標權利期間，寬限期限為權利屆滿後6個月內，每次延展權利期間間為10年，不限次數申請延展。註冊商標所有人在提交延展申請同時，仍需提交使用聲明，聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品或服務上，或聲明註冊人未使用該商標是基於其他正當是由。否則美國商標局將撤銷該商標註冊。

六、美國商標註冊後的使用要求

無論申請當時是以何種基礎提出申請，於商標註冊後第5~6年皆須提出「使用宣誓書」(Declaration of Use Under Section 8)。

1、

Section 8宣誓書(§8)：提交商標繼續使用的聲明
根據美國商標法規定，商標註冊人自商標註冊之日起第5到6年間 (即，註冊後第 6 年屆滿前一年內) 需向美國專利商標局提交Section 8宣誓書，聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上，誠如在宣誓書上所示，則該商標註冊將繼續有效；或，聲明註冊人未使用該商標是基於其他正當理由，例如天災、人禍或政府的規定中斷了產品的合法銷售，並且這種未使用並沒有要放棄該商標的意思。 Section 8宣誓書必須由商標所有權人提交。如果商標所有權已發生變化，必須辦理相對應之手續。提交之期限僅得延期一次(6個月)，倘若沒能在規定之期限內提交該宣誓書，自註冊公佈之日起第 6 年屆滿時，美商標專利局將撤銷該商標註冊。

2、

Section 15宣誓書(§15)：無可爭辯性的權利 (Incontestability)
美國商標法規定，如果商標註冊人自商標註冊之日起連續五年在美國使用其註冊商標，則註冊人透過申請可以獲得無可爭辯性的權利。一項無可爭辯性的註冊可以構成註冊人擁有在貿易中使用其商標的獨占權的確鑿證據。而且任何第三人再也不能以該商標缺乏識別性(顯著性)為理由，而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標註冊。對於真正有在美國銷售其產品的註冊人來說，這是一項十分有意義的規定。
美國商標法第15條，允許某些商標註冊人提交不可爭議性宣誓書（即Section 15宣誓書）。商標註冊人在商標註冊後得以（但非必須）向美國專利商標局提交註冊商標已連續使用（每年），Section 15宣誓書亦可稱為「年的宣誓書」。一旦Section 15宣誓書為官方所接受，該註冊商標即成為了不可爭議的註冊，想要撤銷這樣的註冊商標只能限於特定理由，不能因為他人的先使用或註冊商標具有描述性被撤銷。

七、聲明不專用(Disclaimer)美國商標法(U. S. Trademark Law)規定

無論申請當時是以何種基礎提出申請，於商標註冊後第5~6年皆須提出「使用宣誓書」(Declaration of Use Under Section 8)。

商標申請之文字(wordings)或設計(designs)對於商品或服務符合15 U.S.C. §§1052(e)(1)所列具有說明性者原則不得註冊，但若經申請人使用且已成為申請人營業上商品之識別標識，即取得後天識別性者，得准予註冊(參15 U.S.C. §§1052(f))。

USPTO得依據15 U.S.C. §§1056(a)規定，要求申請人就商標不能註冊部分聲明不專用(Disclaimers)，申請人亦得主動聲明不專用申請註冊商標之一部。

在效果上，聲明不專用並不影響申請人或註冊人對於聲明不專用部份已存在或其後發生之權利。如該聲明不專用之部份已成為註冊人或註冊申請人之商品或服務之識別標誌時，申請人或註冊人提出其他申請之權利不受影響(參15 U.S.C. §§1056(b))。根據TMEP§1213規定，在申請或註冊某一商標中，所謂的聲明不專用僅是一項聲明，聲明商標申請者或註冊人不主張就該商標的某一或某些明確的部分享有獨占的使用權。聲明不專用可以在註冊申請時的申請書中提出，或者例如在審核員要求提交時，以修正(amendment)的方式為之。聲明不專用的目的在於，當商標以整體觀之時具有可註冊性但其中卻包含了部份無法註冊的要素，只要這種情況並沒有使消費者對於該註冊商標所享有的權利(例如商品或服務性質、品質或產地)產生誤信的情況時，得准許其註冊。在Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234, 1924 C.D. 197, 199 (D.C. Cir. 1924)一案中揭示：除非某一商標僅僅由此類說明性用語所組成，否則該商標所包含說明性用語並不會必然導致拒絕註冊之結果，USPTO不得拒絕該商標的註冊申請。

除審查過程中有聲明不專用之適用外，在繳納註冊費用後，倘若USPTO認為有正當理由時，亦得修正註冊或就部分註冊聲明不專用，但註冊之修正或聲明不專用不得使該商標之性質產生重大改變，有關註冊之修正或聲明不專用之必要事項應記錄於專利商標局及註冊證書上。

八、流程圖

（一）以「商標已在美國使用（§1 (a) USE IN COMMERCE）」做為申請基礎者

（二）以「意向使用（§1 (b) INTENT TO USE）」為基礎者做為申請基礎者

（三）以「國外申請案（§44(d) FOREIGN APPLICATION）」為基礎者

（四）以「國外註冊案（§44(e) FOREIGN REGISTRATION）」為基礎者

九、適用法律

U.S. Trademark Law, Rules of Practice, 37 C.F.R. 2 et seq. & Federal Statues, 15 U.S.C. § 1051 et seq. and 35. U.S.C. 1 (June 6, 2012)