善意先使用與商標授權之衝突-簡析臺灣臺北地方法院106年度智易字第70號刑事判決
2024-04-15
善意先使用與商標授權之衝突-簡析臺灣臺北地方法院106年度智易字第70號刑事判決
一、前言
在商業活動中，商標係指示自己商品或服務的來源，以與他人提供之商品或服務相區隔，將所使用之商標經由法定申請註冊程序而核准註冊商標權，商標權人於指定之商品或服務取得商標權[1]並得以排除他人未經同意而使用其商標權[2]，即我國商標制度採註冊保護原則。在註冊保護原則下，如有商標之先使用者因不諳法令而未將已使用之商標申請註冊，後申請註冊者亦非因知悉該先使用者之存在而搶註，商標之先使用者基於善意且持續使用之事實，商標權人並無法排除或除去先使用者繼續商標使用，而成為商標先註冊主義之例外[3]，即善意先使用者基於善意持續使用自己之商標不受商標權效力之拘束。惟如善意先使用者與商標權人協議商標授權，善意先使用者法律上之先使用利益是否將因商標授權關係而中斷？因此，善意先使用與商標授權之間是否有所衝突，應有必要加以釐清。
二、案情摘要
太平洋崇光百貨[4]為日商崇光股份有限公司與太平洋建設（豐洋興業）於76年共同籌設，而太平洋建設於87年8月1日取得「太平洋PACIFIC及圖」商標[5]之註冊；日商崇光於97年10月1日取得「太平洋SOGO device」商標[6]之註冊。之後爆發太平洋崇光百貨經營權之爭，於102年間確定由遠東集團獲得太平洋崇光百貨之經營權。太平洋建設則對日商崇光「太平洋SOGO device」商標權提出評定，一路經智慧財產局、訴願審議委員會、智慧財產法院及最高行政法院[7]等程序，106年最後終局確定撤銷「太平洋SOGO device」商標權[8]。「太平洋SOGO device」商標權經評定撤銷後，太平洋崇光百貨仍繼續高掛著「太平洋」商標，太平洋建設即對黃靖雯、汪郭鼎松[9]提起商標侵權之刑事告訴（下稱太平洋案）。台北地方法院以太平洋崇光百貨早於「太平洋PACIFIC及圖」商標權註冊申請日前善意先使用而不受商標權效力拘束，善意先使用之法律利益與商標權之權利可競合併存，且商標善意先使用之法律利益不因授權關係而消滅，判決黃靖雯、汪郭鼎松均無罪。
三、判決要旨
太平洋崇光百貨自開業既使用「太平洋」商標已近30年，甚早於太平洋建設商標之註冊時間；且其營業規模遠大於太平洋建設所轉投資之太平洋百貨，並無欲造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖，構成商標法第36條第1項第3款規定之善意先使用情狀。
而太平洋建設與遠東集團於92年5月29日簽屬之備忘錄，記載兩集團間若未能於92年6月12日前就商標授權等事項達成協議，該支票應直接作為太平洋崇光百貨及關係企業過去、現在及未來十年間使用「大平洋」商標在百貨相關事業之代價。故太平洋建設與遠東集團就太平洋崇光百貨所使用之商標存有授權契約之關係，而善意先使用之法律利益與商標權之權利，兩者可競合併存，且善意先使用之法律利益，非商標權之效力所及，故縱於商標授權期間，善意先使用之法律利益並不因授權關係而消滅；甚於102年5月商標授權期間屆滿後，善意先使用之法律利益仍存在，而無礙於太平洋崇光百貨本其善意先使用者之地位繼續使用系爭商標。
台北地方法院係引據智慧財產法院101年度民商上字第7號判決並闡明善意先使用與商標授權之法律關係後，基於善意先使用之法律利益非商標權效力所及，以及善意先使用不因授權關係而消滅，為被告無罪之判決。
四、判決評析
在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第36條第1項第3款定有明文。善意先使用之規範目的在於衡平先使用者法律之利益與商標註冊保護原則；主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，且非以不正當之競爭意圖，始不受後註冊之商標權效力所拘束，即善意先使用者基於善意而於商業活動中持續使用自己之商標（未經註冊)，在無使相關消費者混淆誤認之意圖下，對於善意先使用者繼續使用商標之法律利益應給予保護，並得作為阻卻侵害商標權之抗辯。善意先使用之構成要件為：
1. 須在他人商標申請註冊日之前有使用自己商標之事實；
2. 持續、無中斷的使用並以原使用的商品或服務為限；
3. 基於善意而為商標使用，非出於造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖。
本案中，太平洋崇光百貨之商標於76年11月11日開幕時既已使用「太平洋SOGO device」商標，相較於「太平洋PACIFIC及圖」商標之申請註冊日為早，應符合善意先使用之構成要件，而遠東集團作為後手之經營者得以繼受善意先使用之法律上利益[10]。惟判決指出當太平洋建設與遠東集團於92年5月29日於備忘錄記載支付授權金使用「太平洋」商標於百貨相關事業後，善意先使用與商標授權可競合併存，善意先使用之法律利益亦不因授權關係而消滅，且於授權期間屆滿後仍得繼續主張[11]。
然而早於太平洋案判決作成前，針對善意先使用與商標授權之衝突，智慧財產法院曾召開座談會[12]並作出使用之原因不可能競合之結論，即善意先使用之主張自不得與商標授權之權利同時存在，於商標授權契約屆滿後無從復以善意先使用作為抗辯。爾後智慧財產法院104年度民商上字第3號判決亦採納與座談會結果相同之結論，並指出縱有善意先使用之情形，然因訂立授權契約，其善意先使用行為已然中斷，於授權關係終止後，即不得再以善意先使用抗辯不受商標權效力拘束。
就善意先使用與商標授權之衝突，太平洋案與智慧財產法院座談會或是智慧財產法院的判斷大相逕庭。而依善意先使用之立法目的，善意先使用必然是以使用自己商標為前提，若善意先使用者向商標權人取得商標授權，先使用者則從使用自己商標轉而使用他人之商標，即以被授權人之地位使用他人商標權。是以先使用者不可能以使用自己商標之意思，又主張使用他人授權之商標而競合兩種不同使用來源。換言之，使用自己商標與被授權使用他人商標之使用原因不可能競合。若善意先使用者與商標權人協議商標授權後，善意先使用之法律利益應當因授權關係而中斷並歸於消滅，縱於授權關係終止後，亦不得再以善意先使用作為不受商標權拘束之抗辯。
再者，若善意先使用與授權關係得以競合併存，何以解釋善意先使用者既已獲得合理使用之來源基礎，又需要取得商標權人的授權？且善意先使用之立法目的並未限制善意先使用者之發展及攸關工作之生存權[13]，使善意先使用者能在附加適當之區別標示下[14]，繼續使用商標表彰自己商品或服務之來源，何須將使用自己商標轉換成使用他人授權的商標？亦假設善意先使用者選擇向商標權人取得授權，商標權人將因授權關係而存有合理的信賴與期待，當授權關係中止後，被授權人又回到善意先使用者的地位，如此複雜之法律關係並無助於法安定性。是以，善意先使用與商標授權之衝突，在商標法並無明文規範下，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之法律利益而侵蝕商標註冊保護原則之立法根基。[15]
綜上，善意先使用之立法目的為調和先註冊主義之例外，若使善意先使用者同時具有善意先使用之法律利益及基於被授權人地位之權利，顯然使善意先使用者受到過當之庇護。因此，善意先使用者既已獲得法律利益之保障，自毋須再向商標權人取得授權，如善意先使用者選擇積極與後註冊者協議商標授權即為放棄善意先使用者之地位。101年度智慧財產法院座談會第4號結論與智慧財產法院104年度民商上字第3號判決洵屬正確，故而善意先使用者在主張善意先使用與取得後註冊者之商標授權間的選擇應須審慎評估。
王樹賢、謝亞妤共同撰文
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表作者任職事務所之意見
[1] 商標法第35條第1項。
[2] 商標法第35條第2項。
[3] 商標法第36條第1項第3款。
[4] 現為遠東SOGO百貨。
[5] 註冊第00101805號。
[6] 註冊第01331430號。
[7] 最高行政法院106年度判字第38號。
[8] 註冊第01331430號指定使用於「百貨公司；超級市場；便利商店；超級商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物(電子購物)」部分服務之註冊予以撤銷。
[9] 黃靖雯為太平洋崇光百貨股份有限公司之負責人，汪郭鼎松為太平洋崇光百貨股份有限分公司之負責人。
[10] 智慧財產法院106年度民商訴第1號判決。
[11] 智慧財產法院101年度民商上字第7號民事判決。
[12] 101年度智慧財產法院座談會第4號。
[13] 86年5月6日修正公布之商標法係列為商標法第23條第2項，該條修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知商標法第36條第1項第3款「以原使用之商品或服務為限」，並無產銷規模之限制。
[14] 商標法第36條第1項第3款但書。
[15] 太平洋案中論及遠東集團於遭提起評定時已進行公司治理之風險評估，並於評定終局判決確定後立即著手更換招牌，故而被告二人縱無法構成善意先使用者，被告二人仍得主張並無侵害商標權之惡意。