台湾アドバンス特許商標事務所

    美國最高法院(Supreme Court of the United States)於2017年5月31日在對〈IMPRESSION PRODUCTS, INC., PETITIONER v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.〉(註1)一案之判決中作出兩項聲明：
1.專利產品在第一次售出時即已權利耗盡，即便是在販售時彼此簽訂契約(特約)明文約定不得將該產品再利用或再販售，也只屬於契約法的範圍，不在專利權法保護範圍內。
2.專利權採取「國際耗盡原則」，專利產品無論在國內外第一次販售後即耗盡專利權。

    此一案件主要是關於墨水匣原廠除以原價販售之產品外，另與買受人簽訂不得將產品再度裝填利用或販賣，買受人因此得以折扣價格購買該墨水匣之特約，然而海外第三人在取得屬於該特約範圍之下的墨水匣後，再度裝填販賣甚至再進口美國，因而引發產品銷售海外後再進口是否符合權利耗盡原則之討論。該判決之所以引發智財界關注，正在於其明確界定了美國「權利耗盡原則」的法律意義及適用範圍。本文意圖藉由爬梳和比對美國實務原則之建立，釐清深受美國立法影響(註2)之我國專利法，於「權利耗盡原則」之適用上與美國有何異同，期能於日後我國實務上遭遇類似案件時提供相關參考。(註3)

    首先，權利耗盡原則(principle of exhaustion)，又稱「第一次銷售理論(first sales doctrine)」，係指專利權人所製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利產品(簡稱真品)，若已從中獲取利益，將不得再對真品主張專利權。因此，真品合法流入市場後，買受人即可任意處置該真品予第三人，專利權人不得再對買受人或第三人主張侵害專利權。權利耗盡原則又可分為國內耗盡和國際耗盡兩種：「國內耗盡原則」側重專利權人之保護，專利權只會因將真品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，因此專利權人仍享有進口權，他人未經專利權人同意而進口真品於國內，即構成侵權。「國際耗盡原則」則側重公共利益之保護，專利權人一旦將專利產品投入國外市場，即造成包括進口權之權利耗盡，無法再禁止他人進口該產品。(註4)

    關於「權利耗盡原則」的法律意義，美國最高法院在此判決中聲明，「權利耗盡原則」在專利法與一般法律原則對於「禁止限制轉讓(rule against restraint on alienation)」(註5)觀點一致。專利權之意義在於賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施專利產品之權，以專利權人之經濟獲利為獎賞，鼓勵發明創作；但若任由此權利任意擴張，將違背禁止「限制轉讓」的一般法律原則。在本案中，最高法院認為美國聯邦巡迴區上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)的判決邏輯是「權利耗盡原則乃將一個違法的行為，透過擬制其經授權，使之可為再使用或再販售，而不致侵害專利權的手段」(註6)。然而，權利耗盡原則並非意在「擬制」一個使產品得以被販售的權利，而是對於專利權的限制。專利權給予專利權人的是一個受限制的排他權，而權利耗盡原則則劃清了專利權涵蓋範圍之界線。消費者的處分行為(使用、販賣、收益、進口權)來自對物的所有權，而非來自於專利權的授權。(註7)相較於美國對「權利耗盡原則」邏輯觀點之辨明，我國專利法實務上對於此原則就意義層次上的討論，曾透過判決確立了以下內涵：智慧財產法院104年度民專上易字第11號民事判決從專利權為準物權之角度切入，主張我國專利權具有絕對權之性質，專利權人具有支配權，除有積極之實施權外，並具有消極之排除他人干涉之權利。(註8)另外，智慧財產法院102年度民專上字第3號民事判決則揭示，專利權利耗盡原則之適用，並不以專利權人之專利產品為最終產品流入市場為要件，故專利權人授權於他人製造、販賣後，即不得再對其主張專利權。(註9)

    至於「權利耗盡原則」的適用範圍，根據臺灣臺北地方法院105年度訴字第2672號民事判決所言：「智慧財產權法上之『權利耗盡原則』，乃權利人就其所製造、創作或經其同意所製造之物品，於第一次進入市場後，已從中取得報酬，即喪失對該物品之販賣權與使用權，任何合法取得該物品之第三人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利，此原則已成為智慧財產權法一般理論中之定理，並為我國專利法第59條第1項第6 款、商標法第36條第2 項本文、著作權法第59條之1所明定。」可見「權利耗盡原則」乃台灣智慧財產權法之定理和立法政策。在專利法的部分，我國早於民國82年即增訂第57條以界定專利權適用之例外，從第1項第6款：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」(註10)即可明確看出我國採取「國際耗盡原則」的立法意旨。然而同條第2項但書復提到：「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」造成實務上各依法官心證而有不同判決結果，或與「國際耗盡原則」的立法政策有所衝突。故100年立法院三讀通過「專利法」修正案，將第二項後段刪除，杜絕爭議，並於理由中說明：「按權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，本項規定修正明確採國際耗盡原則，爰將原條文第二項後段刪除，以杜爭議。」至此，就適用範圍而言，我國就修法之後對於專利權權利耗盡原則之適用已臻明確，實務上並無太多爭議。

    綜上，〈IMPRESSION PRODUCTS, INC., PETITIONER v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.〉一案之判決，意義在於清楚標示「無論國內外，凡是產品一旦售出即耗盡權利，專利權人不得主張消費者之再利用、再出售或進口為侵權行為」之權利範圍界線，同時確立了美國智慧財產權法「國際耗盡原則」適用的一致性。而台灣在專利法上歷經修法與解釋之後，也明確適用「國際耗盡原則」，自100年修法後至今，雖然就法理與具體個案的權益保護上仍有討論空間，但於法律實務運作上已經沒有太大爭議。換言之，在台灣專利權人若欲以特約方式排除權利耗盡，意即若專利權人與買受人訂定買賣契約時，特約約定買受人不得將購入之真品再利用或販售，如買受人違反約定，專利權人當無法從侵害專利權角度主張權利。

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※備註： 
1.註1：IMPRESSION PRODUCTS, INC. v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT
 No. 15–1189.
 2.註2：胡心蘭，〈美國Wiley案對我國著作權耗盡原則之啟發〉，劉孔中主編，《國際比較下我國著作權法之總檢討》，2014年，頁439。
3. 註3：關於我國智慧財產權相關法令於權利耗盡原則適用之立法背景，可參照章忠信，〈著作權法真品平行輸入之研究〉，《資訊法務透析》，10卷7期，1998。
4. 註4：定義參照：《專利法逐條釋義103年9月版》及智慧財產法院101年度民商上易字第1號判決。
5. 註5：「禁止限制轉讓(rule against restraint on alienation)」指財產轉讓人或遺贈人不得限制授讓人或受贈人的財產轉讓權。其法理為，由於財產的伴隨權利之一就是其轉讓權，所以法律不允許財產轉讓人和遺贈人通過限制受讓人和受遺贈人的財產轉讓權來限制其所有權，並從而保持自己對財產轉讓和使用的控制。參照高點法律網〈元照英美法詞典〉：http://lawyer.get.com.tw/Dic/DictionaryDetail.aspx…
6. 註6：判決原文：The Federal Circuit reached a different result because it started from the premise that the exhaustion doctrine is an interpretation of the patent infringement statute, which prohibits anyone from using or selling patented article “without authority” from the patentee. According to the Federal Circuit, exhaustion reflects a default rule that selling an item “presumptively grant[s] ‘authority’ for the purchaser to use it and resell it.”參照：IMPRESSION PRODUCTS, INC. v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT. No. 15–1189.
 7. 註7：Syllabus, IMPRESSION PRODUCTS, INC. v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
 CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT
 No. 15–1189.
 8. 註8：104年度民專上易字第11號民事判決並說明專利權效力之狹義解釋指，專利權效力僅有消極之排他權，故於專屬授權關係存續期間，專利權人已將行使專利權之權能完全賦予專屬被授權人，而完全喪失行使專利權之權能。惟大陸法系之國家，認為專利權屬無體財產權或準物權，由於界定為準物權，故對於專利權之解釋，應自物權之觀念加以衍伸。我國法律制度及體系大多承襲自德國或日本，對專利權效力之界定方式，亦與德國或日本相仿，而認為專利權具有積極實施權與消極排他權。
9. 註9：判決內文：「我權利耗盡原則之適用，並不以專利權人之專利產品為最終產品流入市場為要件，故專利權人授權於他人製造、販賣後，即不得再對其主張專利權，而我國對於專利權之權利耗盡原則，係採『國際權利耗盡』，即專利權人在一國授予專利權於授權人後，對其製造、販賣之物在全世界皆不得再行主張權利。」
10. 註10：100年修正為：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」將「專利物品」修正為「專利物」，並從第57條修訂為第59條。

  本文由台灣先智資深經理王樹賢與扶停雲律師共同撰文

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             台灣先智專利商標事務所

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